梁丽超
(资料图片仅供参考)
理论背景
（一）《审查指南》中的相关内容
“惯用技术手段”这个名词出现在创造性判断的三步法中。
首先看一下《审查指南》中记载的三步法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定区别技术特征和发明实际要解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员是否显而易见。在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。
下述情况中，通常认为现有技术中存在上述技术启示：（i）区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用技术手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段；（ii）.......
（二）理论分析
由此可见，公知常识分为以下两种：
第一种，教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。对于这种情况，审查员能够在教科书或者工具书中找到解决相同技术问题的技术特征，因此，审查员会举证，使用工具书或教科书与最接近的现有技术一起作为证据组合来评价创造性。
第二种，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用技术手段。对于这种情况，审查员可能认为该技术特征是众所周知的事实，无需举证。审查员也可能认为该技术特征是公知常识，却没能在教科书或者工具书中找到解决相同技术问题的技术特征，这种情况下，审查员举证比较困难甚至是无法举证。
从上述分析可知，当审查员使用惯用技术手段来评价创造性的时候，基本是不提供证据的。如果审查员不举证证明区别技术特征是公知常识，那么会出现举证责任倒置的现象。但是，对于申请人而言，证明一个技术特征不是惯用技术手段是很困难的，原因如下：如果申请人找到工具书或教科书中记载了解决相同技术问题的某个技术特征，而这个技术特征并不是本发明的技术特征，那么申请人能够证明找到的解决相同技术问题的这个技术特征是公知常识，但是并不能证明本发明的区别技术特征不是惯用技术手段，这是因为申请人无法证明所有其他的工具书或教科书没有记载本发明的该技术特征。
（三）问题引入
在实际办案的过程中，申请人和审查员往往纠结于惯用技术手段应当由谁举证的问题，但是实际上双方都无法举证。并且，申请人多数情况下也不认同审查员为了论述一个技术特征是惯用技术手段所进行的说理。
由上述分析可知，对于惯用技术手段的处理，申请人和审查员往往不可避免地纠结于三步法中的第三步。笔者认为，对于惯用技术手段的处理可以从三步法中的第二步开始考虑解决方案，这或许是解决问题的关键。为了说明这个问题，笔者引入一个案例。
案例说明
（一）案例介绍
在本发明中，所要解决的技术问题是为了使一个电气部件能够额外附加到一个电磁开关上，通过本发明的部件可以将电磁开关扩展到电气部件上。因此，本发明的权利要求保护了：“一种扩展部件，其特征在于，A、B、C，以及将扩展部件扩展连接到电气部件上的至少两根绞合线。”并且，说明书中记载了“至少两根绞合线”的作用是能够起到扩展的作用，从而使电气部件的功能得到扩展与电磁开关进行连接。
审查员在创造性的评述中引用了一篇对比文件，在该对比文件中公开了一种电容接触器，该电容接触器上有一个部件，该部件是电容接触器的一部分，为了描述方便，下文中我们将该部件称为X部件。X部件包括A、B、C以及将X部件连接到电容接触器上的电阻丝。并且对比文件的说明书也公开了：X部件是電容接触器的一部分，为了增加电容接触器的阻抗值，电阻丝的长度必须满足预定长度，由于电阻丝长度比较长，在对比文件中公开了如何将电阻丝盘绕在X部件上的具体方案。
在审查过程中，审查员采用了三步法来评价创造性，下面笔者按照审查员的思路来评价一下本发明权利要求1的创造性。
1. 确定对比文件为最接近的现有技术。
2. 确定权利要求1与对比文件的区别技术特征是：权利要求1使用了至少两根绞合线进行连接，而对比文件使用了电阻丝进行连接。基于区别技术特征确定重新解决的技术问题是：如何将两个部件进行电连接。
3. 本领域技术人员都知道，无论是绞合线还是电阻丝均能够起到电连接的作用，因此，本领域技术人员在面对如何将两个部件进行电连接的技术问题时，能够想到使用绞合线连接来代替电阻丝连接，因此，这是本领域技术人员的惯用技术手段。
综上可知，权利要求1相对于对比文件是显而易见的，不具有突出的实质性特点，不符合《专利法》第二十二条第三款所规定的创造性。
（二）案例说明
审查员在评述中认为A相当于A，B相当于B，C相当于C，虽然申请人并不认同这样的评述，但是由于上述技术特征并不是本文讨论的重点，为了集中讨论本文要论述的观点，我们暂时假定审查员在该申请创造性评述的三步法中的第（1）步和第（2）步是正确的。由此看来，审查员的推论就确凿无误，因为绞合线所起到的作用确实是电连接的作用，而电阻丝也确实能够起到电连接的作用，起到相同作用的两个技术特征的替换确实是本领域技术人员的惯用技术手段。
但实际上，本发明要求保护的技术方案和对比文件公开的技术方案相比，应该是非显而易见的。那么问题究竟出在哪里呢？不难发现，其实问题是出在第（2）步重新确定的技术问题上。
本发明的说明书中明确记载了“绞合线”所起到的作用是“扩展功能”，即，使原来电气部件能够被扩展以连接电磁开关；而对比文件当中的“电阻丝”所起到的作用是“过流保护”，二者实际所起到的作用并不是相同的。在创造性判断过程中，有没有技术启示以及是不是显而易见，要看本领域技术人员看到对比文件时是否有动机改进对比文件的技术方案并获得本发明要求保护的技术方案。由于对比文件中明确公开了“电阻丝”是为了过流保护，因此，本领域技术人员从对比文件中是无法得到对电气部件进行扩展的技术启示的，即，权利要求1中要求保护的技术方案相对于对比文件是非显而易见的。
（三）案例分析
那么，为什么使用了三步法以后，审查员的逻辑看起来是正确的呢？
问题就出在了重新确定技术问题这个步骤上，审查员重新确定的技术问题是进行了概括的问题，即，审查员对“权利要求的区别技术特征所要解决的技术问题”以及“对比文件中的技术特征所要解决的技术问题”都进行了概括，找到了这两个技术特征均能够解决的上位的技术问题，并将该上位的技术问题作为区别技术特征所解决的技术问题。由于这两个技术特征均能够解决审查员所确定的上位的技术问题，取得相同的效果，因此，这两个技术特征的替换必然就是本领域技术人员的惯用技术手段了。
从技术的角度上看，审查员重新确定的技术问题并没有什么错误，审查员认为在技术事实上，绞合线确实能够起到电连接的作用，而电阻丝也能够起到电连接作用；同时，绞合线也能够起到本发明所述的扩展的作用，电阻丝也能够起到过流保护的作用。那么，在重新确定技术问题的时候，应该以哪个作用为主？对于这个问题，《专利审查指南》中并没有进行定义，这也就造成了审查员在重新确定技术问题的时候往往会确定一个更上位的技术问题，正是由于这么一个上位的技术问题，使得审查员在判断使用惯用技术手段时在逻辑上是正确的。
（四）观点说明
笔者认为，在进行创造性判断的过程中，在找出区别技术特征之后，重新确定其所要解决的技术问题时，如果该区别技术特征客观上能够解决多个技术问题并起到多个作用，应当以文件中记载的内容为准。如果文件中并没有明确记载该技术特征所解决的技术问题以及所起到的作用，那么，本领域技术人员应当结合技术方案整体来判断该技术特征所能解决的技术问题以及所起到的作用是什么，避免将重新确定的技术问题上位化，导致创造性判断得出与实际情况相反的结论。
对于本案来说，本发明在说明书当中明确记载了绞合线所起到的作用是进行扩展，而在对比文件中也明确记载了电阻丝的作用是为了过流保护，考虑到绞合线和电阻丝本身都能够起到电连接的作用，从技术方案整体来看，本发明权利要求的区别技术特征“绞合线”所要解决的技术问题是“用于扩展的电连接”，而对比文件当中的“电阻丝”所要解决的技术问题是“用于过流保护的电连接”，在这种情况下，重新确定的技术问题就应当是“用于扩展的电连接”，而并不应该是审查员将这两个技术问题上位化后的技术问题“电连接”。这样，在重新确定的技术问题为“用于扩展的电连接”的情况下，不能认为用于过流保护的电阻丝也是解决该技术问题的技术手段，也就不能认为区别技术特征“绞合线”是本领域的惯用技术手段，进而不能得出现有技术整体上存在技术启示、本发明显而易见的结论。
正如《专利审查指南》中所描述的那样，判断是否存在技术启示的时候应当从本发明整体来进行考虑，而本案例中重新确定技术问题的时候，使用的本发明说明书中记载的技术问题正是从本发明的整体来进行考虑，这一点与《专利审查指南》中规定的内容是一致的。
小结
通过上述分析可知，在实际办案过程中，如果遇到了审查员使用惯用技术手段的情况，首先不应该纠结于究竟应该由谁举证的问题，而是应该判断一下审查员所使用的逻辑，即，审查员为什么认为这个技术手段是惯用技术手段。通过分析审查员的逻輯，判断审查员的观点是否有不恰当的地方，而判断审查员的逻辑的重点，应该是看审查员重新确定技术问题的时候是否使用了上位的概括。这可以作为进行惯用技术手段争辩的一个方向。
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